发明和实用新型能否授权,审查员只看三件事:新颖性、创造性、实用性。外观设计看的是相似性,逻辑不同。
三性之中,新颖性是门槛,创造性是核心,实用性是底线。绝大多数驳回发生在创造性上,但最容易踩的坑在新颖性。
一、新颖性:有没有人先说过
《专利法》要求,发明或实用新型不属于现有技术,也没有任何单位或个人就同样的发明或实用新型在申请日以前向国务院专利行政部门提出过申请并记载在申请日以后公布的专利申请文件中(抵触申请)。
现有技术指申请日以前在国内外为公众所知的技术。三种丧失新颖性的情形最容易被忽略:
- 展会公开:在展会上展出产品、发放技术资料,构成公开。除非是在中国政府主办或承认的国际展览会上首次展出,且在 6 个月内提出申请(享有宽限期)。
- 论文发表:学术论文、学位论文公开即构成现有技术,即使作者本人是发明人。
- 销售公开:产品上市销售,即使技术细节未披露,产品结构可被反向工程获知的,也可能被认定为公开。
《专利法》规定了 6 个月的宽限期,仅适用于三种情形:在国家出现紧急状态或非常情况时,为公共利益目的首次公开;在中国政府主办或承认的国际展览会上首次展出;在规定的学术会议或技术会议上首次发表。他人未经同意泄露的,也在保护范围内。
注意:宽限期不是“万能保险”。多数国家的宽限期规则不同(美国 1 年、欧洲 6 个月且仅限特定情形),在中国享宽限期不等于在海外也享。
二、创造性:是不是显而易见
创造性指与现有技术相比,该发明具有突出的实质性特点和显著的进步,该实用新型具有实质性特点和进步。
审查采用“三步法”:
- 第一步:确定最接近的现有技术。通常是技术领域相同、所要解决的技术问题最接近、公开的技术特征最多的对比文件。
- 第二步:确定发明的区别特征和实际解决的技术问题。把权利要求与最接近现有技术比对,找出区别特征,再据此确定发明实际解决的技术问题。
- 第三步:判断是否显而易见。看现有技术整体上是否存在技术启示,使本领域技术人员有动机改进最接近的现有技术从而获得该发明。
常见的“显而易见”情形:
- 区别特征是本领域的公知常识(如用螺栓代替焊接);
- 区别特征在其他对比文件中已公开且作用相同;
- 只是简单的尺寸、比例、参数调整,效果可预期;
- 将两个已知方案简单叠加,各自发挥原有作用,无协同效果。
答复审查意见时,争辩的重点通常是“技术启示不存在”或“产生了预料不到的技术效果”。后者需要实验数据支撑。
三、实用性:能不能用
实用性指该发明或实用新型能够制造或使用,并且能够产生积极效果。四种情形不具备实用性:
- 违背自然规律(如永动机);
- 不具备再现性(依赖独特的自然条件,无法重复实施);
- 不能产生积极效果(污染环境、危害健康);
- 无实际应用可能(如仅在理论上可行、无法工业化实施)。
实用性的审查相对宽松,极少成为驳回理由,但在生物、医药、材料领域偶尔出现。
四、一个展会公开的案例
某机械企业 2022 年 3 月参加行业展会,展出了一台新型包装机,现场发放了产品手册(含结构示意图与工作原理说明)。2022 年 9 月提交专利申请。
审查意见:对比文件 1 为该公司自己的展会产品手册,公开日早于申请日,构成现有技术,权利要求 1 不具备新颖性。
答复情况:
- 申请人主张展会为“国际展览会”,应享 6 个月宽限期。经核查,该展会为主办方自办的商业展会,不属于中国政府主办或承认的国际展览会,不适用宽限期。
- 申请人修改权利要求,加入产品手册中未披露的内部流道结构特征,该特征在展会现场不可见,未被公开,具备新颖性。
- 但修改后的权利要求范围大幅缩小,保护范围仅覆盖特定流道结构,竞争对手采用其他结构即可规避。
结果:专利最终授权,但保护范围远小于预期。企业原本可以覆盖整个新型包装机品类,实际只保护了一个部件。
五、申请前的三性自查
- 检索:用关键词 + 分类号(IPC/CPC)在专利数据库检索,看是否已有相同或近似技术;
- 查公开:企业内部是否有论文、展会、销售、招标文件等提前公开的记录;
- 定区别:明确本发明与最接近现有技术的区别特征,以及这些特征带来的技术效果;
- 备数据:预料不到的技术效果需要实验数据,申请前就准备好。
六、操作清单
- 申请前完成检索,至少覆盖中国、美国、欧洲、WIPO 数据库;
- 核查内部公开记录(论文、展会、销售、投标);
- 需参展或发表论文的,先申请专利再公开;
- 明确区别技术特征与对应的技术效果;
- 准备实验数据支撑“预料不到的效果”;
- 避免仅做尺寸、参数调整的“伪创新”;
- 组合发明说明协同效果,不能只是简单叠加;
- 海外布局注意各国宽限期规则差异;
- 答复审查意见时围绕“技术启示”与“技术效果”展开;
- 授权后仍需维持年费,避免权利终止。
三性不是三道关,是一道关的三个面。过不了新颖性,后面无从谈起;过不了创造性,前面白做。