专利被提无效,专利权人的第一反应是改权利要求——把范围缩小一点,避开对比文件,保住剩下的部分。
这个想法没错,但能改的空间比想象中窄得多。无效程序不是审查程序,修改受到严格限制,改错方向等于放弃答辩。
一、四种允许的修改方式
依据专利审查指南,无效宣告程序中,专利权人对权利要求的修改限于四种方式。
第一,权利要求的删除。整项删除,比如删掉权利要求一。
第二,技术方案的删除。从一项权利要求记载的多个并列技术方案中删除其中一个。
第三,权利要求的进一步限定。在权利要求中补入其他权利要求中记载的一个或者多个技术特征。
第四,明显错误的修正。比如明显写错的参数、错别字、错误的引用关系。
四种方式有一个共同点:只能缩小,不能扩大。修改后的保护范围不得超出原权利要求的范围,也不得超出原说明书和权利要求书记载的范围。
还有三条禁止:不得改变权利要求的类型(产品改方法、方法改产品);不得增加未包含在原文中的技术特征;不得修改说明书与附图。
二、为什么不能从说明书里捞特征
这是最常见的错误。
很多专利权人看到对比文件后,想从说明书里找一个区别特征加进权利要求。理由是:说明书里写了,原申请文件里有记载,不算超范围。
但审查指南的规则是:进一步限定只能补入「其他权利要求中记载的」技术特征,不能补入仅在说明书中记载、未写入任何权利要求的特征。
为什么这么严?因为无效程序中的修改,会影响已经公示的权利边界。如果允许从说明书里任意提取特征,权利范围就变成了一个可以事后调整的变量,公众无法预期。
所以遇到这种情况,只能走另一条路:在申请阶段就把这些特征写进从属权利要求。这也是撰写质量的价值所在。
三、修改的时机
两个时间窗口。
第一,针对无效宣告请求书,在收到请求书副本之日起一个月内提交修改。这个期限是指定期限,可以申请延长,但延长不易获批。
第二,针对请求人新增的无效理由或者证据,在合议组指定的期限内提交。这种情况下,修改仅限于针对新增部分。
超过期限提交的修改,合议组不予考虑。这一点没有弹性。
还有一个操作细节:修改要以替换页的形式提交,写明修改依据(原权利要求第几项、第几段)。没有依据的修改,会被要求补正或者直接不予考虑。
四、删除与合并的差别
删除一项独立权利要求,其从属权利要求随之失效。这是最简单也最安全的修改,但代价是保护范围缩小。
合并权利要求,是把两项以上权利要求的技术特征合并成一项。这种操作在无效程序中受到限制:只能以「进一步限定」的方式进行,即把其他权利要求中的特征补入被修改的权利要求,而不能新造一项权利要求。
实务中常见的错误是:把权利要求二和权利要求三的特征各取一部分,组合成新的权利要求四。这种「挑选式组合」不属于允许的修改方式。
还有一个细节:删除权利要求后,其余权利要求的编号不重新排列,引用关系保持不变。这一点与审查程序不同,容易搞错。
五、修改后的审查顺序
提交修改后,合议组先审查修改是否可接受。不可接受的,不予考虑,按原权利要求继续审理。
可接受的,再审查修改后的权利要求是否具备新颖性、创造性。
这里有一个策略问题:如果修改明显不可接受,等于白白浪费了答辩机会。所以在提交前,要按四种方式逐一核对,宁可少改,不要错改。
还有一条:修改不能作为拖延手段。反复提交修改、不断变更主张,合议组可能认定其为滥用程序。
六、权利人的三种策略
第一种,保守策略。只做删除,把被对比文件覆盖的权利要求删掉,保住从属权利要求。成功率高,但保护范围损失大。
第二种,进取策略。用进一步限定,把从属权利要求中的区别特征补入独立权利要求,力争保住较宽的范围。需要对从属权利要求的撰写质量有信心。
第三种,放弃策略。评估后认为无法保住,主动放弃专利,避免在无效程序中留下不利认定,影响关联案件。
三种策略的选择,要看专利的商业价值。核心专利值得进取,边缘专利不如早放弃。
七、一个修改不被接受的案例
某企业持有一项发明专利权,涉及一种涂层配方。被竞争对手提无效,引证两份对比文件。
专利权人在答辩期内提交修改:将说明书中记载的「助剂含量为百分之零点三至零点五」补入独立权利要求,主张该特征未见于对比文件,具备创造性。
合议组审查后认为:该技术特征仅记载于说明书的具体实施方式中,未记载于任何一项权利要求,不属于「其他权利要求中记载的技术特征」,不符合进一步限定的修改方式,对该修改不予考虑。
随后按原权利要求审理。原独立权利要求未限定助剂含量,被对比文件一公开;从属权利要求中的其他特征,被对比文件二结合公知常识公开。
最终决定:宣告专利权全部无效。
专利权人不服,提起行政诉讼。一审认为合议组对修改方式的认定符合审查指南,驳回诉讼请求;二审维持。
事后复盘:如果当初撰写申请文件时,把助剂含量写进从属权利要求,这次无效程序中就能通过进一步限定保住专利。一个字的位置,决定了一项专利的生死。
八、无效答辩准备清单
- 已核对无效请求的理由与证据,逐项对应
- 已在一个月期限内提交答辩与修改
- 修改方式限于删除、技术方案删除、进一步限定、明显错误修正
- 补入的特征来自其他权利要求,非仅来自说明书
- 修改未扩大保护范围,未改变权利要求类型
- 修改未涉及说明书与附图
- 已提交替换页并写明修改依据
- 删除后编号未重排,引用关系保持一致
- 已评估删除、限定、放弃三种策略的商业后果
- 同步评估关联案件与许可合同的影响
无效程序里的修改,是一场戴着镣铐的调整。能动的只有那么几处,动对了保命,动错了加速。而真正的功夫,其实在申请那一天就下完了。