一件商标申请指定了十个商品,九个可以注册,一个被引证商标挡住。申请人的第一反应是提驳回复审,而复审平均要八到十个月。这十个月里,那九个本可以注册的商品一直悬着。
分割申请就是为这种情况准备的。它不解决驳回,但能让没被驳回的部分先落地。
一、分割申请的制度来源
依据是商标法实施条例第二十二条:商标局对一件商标注册申请在部分指定商品上予以驳回的,申请人可以将该申请中初步审定的部分申请分割成另一件申请,分割后的申请保留原申请的申请日期。
三个要点。第一,前提是部分驳回,全部驳回无从分割。第二,分割的是初步审定的部分,不是被驳回的部分。第三,分割后的申请保留原申请日,这一点决定了它的全部价值。
程序上,申请人应当自收到部分驳回通知书之日起十五日内提出分割申请。这是固定期限,逾期不予受理。
还有一条常被忽略:分割申请不需要另行缴纳申请费。它是已有申请的拆分,不是新申请。
二、不分割会怎样
整件申请是一个整体。部分驳回后,初审通过的部分也不能直接公告注册,要等驳回部分的复审结论。
如果申请人不复审,被驳回的商品视为放弃,剩余部分继续流程。这种情况下不分割的代价不大。
但如果申请人提了复审,整个申请就进入等待。复审八到十个月,后续还可能进入行政诉讼,一审二审加起来两三年。这段时间里,初审通过的商品拿不到注册证。
后果是具体的:不能标注注册商标标记,不能以注册商标专用权起诉,不能作为许可、质押、出资的标的,电商平台的品牌备案也做不了。
所以判断标准很清楚:被驳回的部分要不要争。要争,就分割;不争,可以不分割。
三、分割与复审的三种组合
第一种,只分割不复审。放弃被驳回商品,让初审部分尽快注册。适合被驳回商品不是核心商品的情形。
第二种,分割加复审。初审部分先注册,被驳回部分单独复审。这是最常见的组合,兼顾确定性与争取空间。
第三种,只复审不分割。全部商品押在复审结果上。只有在被驳回商品占指定商品大头、必须一并拿下时,才值得这样做。
三种组合里,第二种风险最低。它把一件申请的命运拆成两条线,一条早落地,一条慢慢打。
要注意:分割之后两件申请各自独立。复审失败不影响已注册部分,已注册部分被撤销也不影响复审结果。
四、分割后的管理成本
分割不是没有代价的。一件变两件,后续所有事项都要办两遍。
续展办两次,转让办两次,许可备案办两次,地址变更、名义变更也各办一次。每多一件注册证,就多一份台账负担。
更大的成本在维权上。两件商标商品范围不同,起诉时要分别举证在各自核定商品上的使用与知名度。
所以分割之后建议做一次权利梳理:把两件商标的商品范围、使用证据、到期时间分别登记,纳入商标台账。台账不清,三年后就会忘记为什么有两件几乎一样的证。
还有一点要想清楚:分割后的两件可以互相补充,但不能合并。
五、几个实务细节
第一,分割申请与驳回复审申请要分别提交,不能在一份文件里同时提出。
第二,分割后初审通过的部分沿用一个申请号,被驳回的部分生成新申请号。方向不要搞反,以商标局下发的分割通知为准。
第三,分割后初审部分被异议的,异议程序独立进行,不与复审程序合并。
第四,马德里国际注册指定中国的申请同样适用分割,但程序上要通过原属局转交,时间更长。
第五,分割申请一旦提出不能撤回。提交前要确认商品范围没有勾错。
六、一个没分割的案例
某食品企业申请第30类商标,指定咖啡、茶、糖果、糕点、蜂蜜、调味品、面粉、米、面条、谷物零食十个商品。
商标局部分驳回,咖啡、茶被在先近似商标引证驳回,其余八个初审通过。企业认为这两项是核心,决定提复审,未办分割。
复审历时十一个月失败,随后提起行政诉讼,一审又用了一年。这近两年里,八个初审通过的商品一直未能注册。
同期企业已在全国铺开糕点与调味品业务,包装上标注了注册商标标记,被同行举报,市场监管部门责令整改,重新印制包装袋四十余万个,损失三十余万元。
更麻烦的是,期间有经销商抢注了近似商标用在糕点上。企业没有注册证,只能以有一定影响的商品名称主张,举证艰难,最终花六十余万元回购。
事后复盘:当初花一天提交分割申请,八个商品三个月内即可注册,两项损失都不会发生。分割不收费,省下的是九十万。
七、什么时候不该分割
三种情形。
第一,被驳回商品与初审商品高度关联,必须同属一件商标。比如药品与药用制剂,分开注册会导致商品范围割裂,反而不利于维权。
第二,全部指定商品都被驳回,只差形式问题。此时复审成功概率高,分割没有对象。
第三,企业处于注销、转让过程中。主体状态不稳定时增加商标件数,会让后续手续更复杂。
三种情形里,第一种最需要判断力。关联商品分开,将来主张类似商品,法院未必支持。
八、分割决策清单
- 已收到部分驳回通知书,确认驳回范围与初审范围
- 核实收到日期,十五日期限内提交,勿按邮戳日期计算
- 确认被驳回商品是否为必须争取的核心商品
- 决定只分割、分割加复审,还是只复审
- 分割申请与复审申请分别提交,材料各自齐全
- 分割后核对新申请号与商品范围,防止勾错
- 将两件商标分别登记台账,标注商品范围与到期日
- 续展、转让、许可备案按两件分别办理
- 维权时分别准备各自商品上的使用证据
- 关联商品不宜分割的,在决策时说明理由并留档
分割申请是一件小事,成本几乎为零,但它决定了一年的商业机会。程序上的小动作,往往比实体上的大主张更值钱。