4000-989-866 010-80885651 info@bcac.com.cn 周一至周五 9:00–18:00
代理记账经营许可 · 持证中介协同执业 微信客服
首页 / 知识产权 / 外观设计专利权与著作权、商标权的冲突
实务指南Insight

外观设计专利权与著作权、商标权的冲突

知识产权 作者:诚立集团 · 知识产权研究组 全文阅读

一个包装图案,设计师说是他的作品,企业说已经申请了外观设计,另一家企业说这是自己的注册商标。三种权利指向同一个对象,谁说了算。

这类争议在法律上叫权利冲突。专利法有一条专门的规则:授予专利权的外观设计不得与他人在申请日以前已经取得的合法权利相冲突。

一、法律依据与保护对象

专利法第二十三条第三款规定了权利冲突的禁止。这里的「合法权利」,通常包括著作权、商标权、企业名称权、肖像权、姓名权、知名商品特有包装装潢权。

判断的时点是外观设计专利申请日。在先权利必须在申请日之前已经取得。

著作权的特殊性在于:它自作品创作完成之日起自动产生,不以登记为要件。所以「取得」的时间可以是创作完成日,登记证书只是初步证据。

商标权的取得时间是核准注册日,不是申请日。这一点常被混淆:申请日在先但尚未注册的商标,未必构成在先权利。

还有一层:权利冲突的判断,不看两者是否近似,看的是外观设计是否使用了在先权利的客体。未经许可使用他人作品,即使改动了部分细节,仍可能构成冲突。

二、三种典型形态

第一种,作品被申请为外观设计。设计师完成的作品,被委托方或者第三方拿去申请外观设计专利,设计师主张权利冲突。

第二种,商标图形被申请为外观设计。把他人注册商标的图形要素用在外观设计中,即使指定产品不同,也可能构成冲突。

第三种,知名包装被抢注。企业的畅销产品包装,被同行申请外观设计,反过来投诉或者起诉原企业。

三种形态的共同点:形式上看是专利问题,实质上是权属与在先使用问题。

第三种最恶劣,也最常见。抢注者往往利用外观设计不进行实质审查的特点,用几张照片就能拿到授权,然后向原企业发起平台投诉。

三、被诉时的两条抗辩路径

第一条,提无效宣告。以不符合专利法第二十三条第三款为由,请求宣告外观设计专利无效。需要举证在先权利的存在与取得时间。

第二条,不侵权抗辩。主张自己使用的是在先权利,不构成对外观设计的侵犯。这条路径在司法实践中被广泛接受,法院可以直接认定被告的行为不构成侵权。

两条可以并行。无效成功,专利自始不存在;不侵权抗辩成功,本案胜诉,但专利仍然有效,可能被用来投诉其他主体。

所以更彻底的做法是提无效。不侵权抗辩解决眼前,无效宣告解决根本。

还有一条辅助路径:如果对方明知是他人的作品仍申请专利并提起诉讼,可以主张恶意诉讼,要求赔偿。

四、举证的关键

三组证据。

第一组,在先权利的权属证据。著作权方面包括:设计合同、设计稿、交付记录、首次发表证明、著作权登记证书。商标方面包括:注册证、核准注册公告。

第二组,取得时间的证据。著作权看创作完成时间,可以用设计文件的创建时间、邮件发送记录、第三方存证。注意电子证据的取证方式,单纯的截图证明力弱。

第三组,接触与实质性相似的证据。证明被诉外观设计的设计者有机会接触在先作品,且两者在整体视觉效果上构成实质相同。

三组里,第二组最难。很多设计没有留痕,只有一份登记证书,而登记时间晚于专利申请日,无法证明在先。

补救办法:找第三方证据。比如印刷厂的排版文件、客户的确认邮件、展会的展板照片、电商平台的首发记录。

五、企业怎么做出事前清查

四步。

第一步,申请前做权属确认。设计是委托设计的,合同要明确著作权归属;是员工完成的,要明确职务作品的权利归属。

第二步,做商标检索。外观设计中的文字、图形要素,先查是否与在先商标冲突。

第三步,做版权登记。虽然著作权自动产生,但登记证书在维权时是重要证据,成本低,值得做。

第四步,保留创作过程。设计稿的版本、修改记录、沟通邮件,按项目归档。

四步里,第一步最容易被忽略。委托设计的合同只写「设计费多少」,没写著作权归谁,出事时双方都说是自己的。

六、一个摄影作品被抢注外观的案例

某家居企业委托摄影师拍摄一组产品图,用于电商详情页。合同约定「图片用于线上宣传」,未约定著作权归属。

两年后,企业发现同行将其中一张图片中的花纹图案申请了外观设计专利,并以此向平台投诉,导致企业三个链接被下架。

企业联系摄影师,摄影师出具书面说明:图片系其独立创作,著作权归其所有,从未许可他人申请专利。同时提供了原始拍摄文件,文件的创建时间早于专利申请日两年。

企业据此提起无效宣告,主张该外观设计使用了在先作品,构成权利冲突。提交的证据包括:摄影合同、原始图片文件、首次上线销售记录、平台后台的图片上传时间。

专利局审查后认为:涉案外观设计的图案与在先摄影作品的核心要素一致,被请求人未能证明其获得许可,宣告该外观设计专利权全部无效。

随后企业另行起诉抢注者恶意投诉造成的损失,获赔十八万元。

事后,企业做了两件事:一是把所有委托设计、拍摄合同的著作权条款补齐;二是建立图片与设计稿的归档制度,保留原始文件与创建时间。

七、跨境场景的特别提醒

出口产品的外观设计,在目标市场可能面临两类风险。

第一类,被当地经销商或者竞争对手抢注。产品在展会展出后,被当地企业申请外观设计或者商标,反过来阻止原企业进入市场。

第二类,使用了当地的知名形象、文化元素,被主张侵犯著作权。

应对办法:产品出海前做目标市场的检索;在重点市场提前申请外观设计与商标;保留在先使用与公开的证据,包括展会照片、报关单、销售记录。

还有一条:部分国家对外观设计实行实质审查,另有部分国家只做形式审查。审查强度不同,被抢注后的救济难度也不同。

八、权利清查清单

  • 外观设计申请前确认设计著作权归属
  • 委托设计、拍摄合同明确约定著作权归委托方
  • 设计稿保留版本记录与创建时间
  • 申请前检索在先商标与知名包装
  • 重点作品办理著作权登记,作为初步证据
  • 产品首发记录、展会照片按时间归档
  • 发现被抢注后,同步评估无效宣告与不侵权抗辩
  • 无效宣告以申请日为时点,举证在先权利取得时间
  • 出口前做目标市场检索与布局
  • 保留报关单、销售记录,作为在先使用证据

权利冲突的本质,是同一份创造性成果被不同制度重复保护。制度之间没有优先级,只有时间先后。谁先取得,谁就站得住。

本文由诚立集团专业团队编写,仅供一般性参考,具体事项请结合企业实际情况咨询。 需要针对性建议?联系我们 →

这份流程落到你的企业,需要改哪几处?

说明行业、规模与当前节点,我们会指出可执行的先后次序、哪些环节能并行,以及大致的费用区间。

客服电话 4000-989-866 北京总部 010-80885651
在线咨询
诚立集团微信客服二维码